Domisfera

La International Organization for Standarization (ISO) de Ginebra obtuvo recientemente vía WIPO el dominio iso.mobi (Caso D2008-1782).

La ISO es una organización sin ánimo de lucro, presente en 157 países, con marcas registradas en 146 países desde 1953. En concreto su primer registro de ISO como marca data de 1994. Había registrado el dominio en 2006 durante el periodo Sunrise, sin embargo lo había dejado caducar. El motivo que alega es que su Agente Registrador no le avisó.

El demandado, Sunrise Holdings, registró el dominio en julio de 2008 y a finales de Agosto lo empezó a utilizar para un servicio de relaciones para móviles llamado "I seek others". El demandado opera otros negocios online entre los cuales está una web dedicada a la venta de dominios donde no hay constancia que estuviera iso.mobi. El 10 de Septiembre ISO le explicó las circunstancias en que había perdido el dominio y le exigió su titularidad, algo a lo que se negó.

El demandante dice que Sunrise registró el dominio y lo usó de mala fe, con vistas a un posterior venta del mismo y que el uso que le ha dado es una farsa. Había ofrecido el dominio a la venta en www.namepros.com, donde actualmente no está listado, pero sí otros que incluyen la marca ISO.

El demandado alega que el dominio es un acrónimo sobre el cual el demandante no tiene derechos exclusivos. Está utilizando el dominio en un sector diferente, el de relaciones, para el cual registró el dominio como acrónimo de  “I seek other” o  “I seek others" junto con otros similares. No hay ninguna evidencia que muestre que ha ofrecido el dominio a la venta y en la correspondencia mantenida con el demandante se ha negado a ello. Tampoco hay pruebas de que su registro del dominio interfiera la actividad del demandante.

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El culturista Steven Thiele de Miami fue condenado el 23 de Diciembre por un tribunal a pagar a la tribu Miccosukee 3.000$, las costas de los abogados y a transferirles los tres dominios objeto de la demanda.

La tribu había presentado su reclamación el 29 de Septiembre en la que alegaba que Steven había registrado los dominios miccosukeetribeofindiansofflorida.com, miccosukeetribeofindians.com y billycypress.com (el nombre del jefe de la tribu) para aprovecharse de su popularidad, redirigiéndolos a su web 1stunna.com.

Los Miccosukee, que operan un casino y un hotel cerca de Miami (en la foto), antes de demandarle le habían ofrecido 5.000$, llegando a aumentar la cantidad hasta 100.000$. Thiele les dijo que él no quería vender, pero que podrían comprar los dominios y les llegó a pedir hasta 500.000$ por dominio.

Howard Neu, socio de Rick Schwartz y abogado especializado en disputas por dominios, dijo que en un juicio tendría escasa posibilidades porque el nombre de la tribu era una marca registrada. Sin embargo Thiele fue inflexible: "Si creen que tienen un caso, dejemos que un juez decida. No estoy preocupado, ya he estado antes en los tribunales (y según cuenta también ha estado 6 años y medio en prisión por distintos delitos)".

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¿Qué hacer si quieres un dominio que ha sido registrado y no quieres pagar por él? ¿y si además el dominio es un genérico y no infringe tus marcas registradas?

World2Work, fundada por Scott Sargis, opera el dominio fired.tv pero quería también el dominio fired.com. Su idea fue intentar conseguir el dominio a través de un procedimiento administrativo UDRP. Para ello contrató al abogado John Franczyk. Creyeron que podrían obtener el dominio porque no había sido usado.

Iniciaron el procedimiento en el National Arbitration Forum (Caso World2Work Corporation v. Kurt Reuss). El panelista Darryl C. Wilson vió que World2Work había solicitado la marca FIRED para la clase "Recursos humanos" en febrero de 2004 y había empezado a usarla en septiembre de 2004, siendo el registro del dominio fired.com muy anterior (1999).

La demanda no satisfacía ni la primera condición ("el dominio registrado por el demandado es idéntico o confusamente similar a una marca sobre la que el demandante tiene derechos"), algo poco frecuente y que no se suele dar ni en casos de secuestro inverso de dominios.

De hecho el panelista afirmó que el demandante estaba tremendamente equivocado si creía que el registro de la palabra FIRED le confería automáticamente derechos de propiedad sobre el dominio fired.com. El registro del dominio era previo a la marca y además es un genérico.

A juicio de Domisfera, este caso constituye un auténtico abuso del procedimiento administrativo.

Verizon ha ganado el juicio que tenía contra el Agente Registrador OnlineNic y éste ha sido condenado  a pagar 50.000$ por cada dominio que infringía las marcas registradas de Verizon (myverizonwireless.com, iphoneverizonplans.com, verizon-cellular.com, etc…).

En total tenía 663 dominios de este tipo y el juez de California Jeremy D. Fogel fijó la indemnización final en 33,15$ millones. Además ha ordenado congelar los activos del Agente Registrador y transferir todos los dominios de la demanda a Verizon.

Se ha aplicado la ley Lanham de los Estados Unidos (15 USC 1125 (d) ): "…es ciberocupación si se se registra, comercia o utiliza un dominio que a) es idéntico o confusamente similar a una marca distintiva notoria en el momento del registro del dominio o b) es idéntica o confusamente similar o diluye una marca famosa que era famosa en el momento del registro del dominio…".

Según esta ley, la pena máxima son 100.000$ por dominio, lo cual eleva el riesgo de ciberocupar dominios a algo más que perder un procedimiento administrativo UDRP.

OnlineNic, que gestiona más de 1 millón de dominios, fue acusado de ciberocupar los dominios usando procesos automatizados y numerosos medios para ocultar su identidad. Además se mencionaba que hacía los mismo con otras grandes marcas como Google, Adidas, MySpace, Wal-Mart o Yahoo.

Por otra parte, OnlineNic no se ha molestado ni en acudir al tribunal para defenderse, algo bastante sorprendente ya que se está jugando la posibilidad de entrar en bancarrota dada la cuantía de la sanción.

Los abogados de la actriz Scarlett Johansson (en la foto) han conseguido vía WIPO el dominio scarlettjohansson.com (Caso D2008-1650).

El demandado había puesto en la web un concurso en el que ofrecía al ganador la posibilidad de un trio con la actriz aquel que le enviara vía email la explicación más original de porqué debía ser el ganador ("SCARLETT JOHANSSON cordially invites you to JOIN HER in a SMOKING-HOT THREESOME with one more (2+1) unbelievably darn LUCKY bastard WINNER”). En el pie de página definía trío como una cita de tres cinéfilos…

En su defensa, alegaba que había recibido una oferta de 10.000$ de alguien anónimo para que le haría una campaña a la actriz ante el estreno de su última película. Lo había rechazado diciendo que el era un artista que no se vendía , momento en el cual el anónimo individuo dobló su oferta, que volvió a ser rechazada. Todo esto sin aportar una sola prueba al panel. La lectura o referencia del resto de alegaciones del demandado (hasta 10), sinceramente, no merece la pena.

Lo que sí resulta interesante es la argumentación del panel, ya que el mero hecho de tener un nombre famoso no es suficiente para establecer derechos de marca sobre ese nombre y según el abogado experto en disputas por dominios Doug Isenberg, en este tipo de casos donde personas físicas no tienen marcas registradas recomienda intentar comprar el dominio o buscar otro, como la opción más barata.

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"Mi nombre es Dutch Boyd (en la foto). He ganado las World Series de poker y soy el propietario del dominio PokerHost.net. Normalmente gasto mi tiempo en las mesas de poker pero ahora me he visto forzado a gastarlo defendiéndome de una frívola demanda UDRP que Poker Host Inc., dueño de PokerHost.com, me ha puesto. Son un puñado de ladrones que están intentando hacer secuestro inverso de mi dominio."

El panelista único del caso (D2008-1518) denegó la demanda y le dió la razón a este profesional del poker en el secuestro inverso de dominio.

Entre los hechos constatados por el panelista figuran que el demandante tiene la marca POKER HOST registrada en Panamá y que el demandado tenía el dominio en parking hasta recibir la demanda tras lo que hizo una web criticando al demandante por haberla interpuesto.

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La señora de la foto es Margaret C. Whitman. Nacida en 1956, estudió Económicas en Princeton e hizo un MBA en Harvard. Ha sido Presidenta y CEO de eBay durante 9 años (su finiquito fue de 3.1$ millones). Durante su mandato eBay pasó de ser una empresa con 30 empleados con ingresos de unos 4$ millones a una auténtica multinacional con 15.000 empleados, 248 millones de usuarios registrados y un valor de mercado de unos 46.000$ millones.

Antes de eBay, acumuló 20 años de experiencia en Procter & Gamble, Bain & Company, Playskool, FTD, Stride Rite y  Disney. Además ha sido miembro del Consejo de Administración de Dreamworks y Goldman Sachs.

Resulta que entre enero y marzo de 2008 se rumoreaba su candidatura como gobernadora de California, cargo que actualmente ostenta el también republicano Arnold Schwarzenneger. Cuando fue buscando dominios para su presencia online, se dió cuenta que Tomas Hall de Santa Monica (California) ya había registrado megwhitmanforgovernor.com, megwhitman2010.com, meg2010.com, whitmanforgovernor.com y whitman2010.com.

Sus abogados (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner) presentaron una WIPO (Caso D2008-1534) que fue denegada.

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La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, representada por Herrero & Asociados demandaba a Viajes Navarra, S.L., representada por Ignacio Subiza Abogados, por el dominio claveviajes.com (Caso No. D2008-1035).

El panel compuestos por tres expertos adjudicó el dominio al demandante, sin embargo hubo una opinión discrepante por parte de un experto que ocupa en extensión la mitad del texto de la WIPO.

La Caja de Ahorros de Navarra tiene la marca registrada CLAVE VIAJES, que ha cedido a su filial Clave Viajes S.A. Viajes Navarra es propietaria de los dominios viajesnavarra.es y viajesnavarra.com a los que tiene redirigido el dominio en liza. Las actividades de ambas son coicidentes: la intermediación en la contratación de servicios turísticos.

Los argumentos del demandante son clásicos: la Agencia de viajes le pertenece, tiene las marcas e interés legítimo en el dominio coincidente. La demandadada es conocida por Viajes Navarra, no por Clave Viajes y, dedicándose al mismo sector se beneficia de una fama y prestigio ajenas.

Viajes Navarra se defiende alegando que el dominio registrado es genérico. La demandante no es dueña de la Agencia de Viajes. ¿Tendría otro socio de la misma el derecho a reivindicar el uso exclusivo de la denominación social de una particiapada?. Por otro lado, las webs a la que redirige el dominio son muy diferentes de las de la entidad financiera demandante.

El panel argumentó que la demandante ha demostrado ser titular de la marca registrada. La demandada no ha demostrado ser conocida por el nombre del dominio, ni está autorizada a usar la marca. Siendo las dos empresas del mismo sector y ubicadas en la misma región, al redirigir el dominio a su web de viajes, está atrayendo potenciales consumidores de la demandante. Hay un riesgo evidente de confusión.

El registro de la marca es previo al registro del dominio. Estando ambas empresas en la misma zona y dedicándose al mismo sector es razonable pensar que la demandada conocía dicha marca en el momento del registro y no teniendo derechos o intereses legítimos en el mismo es un registro de mala fe. Dicho registro impide además que la demandante refleje sus marcas en el dominio y desvía tráfico. Hay mala fe también en el uso.

Esta fue la decisión de Manuel Moreno-Torres y Luis de Larramendi, no así de José Carlos Erdozain, que a través de su opinión Particular discrepó de la decisión. Dicha opinión es un texto tan claro, lúcido y coherente que merece la pena leerlo, y a tal efecto Domisfera reproduce íntegra la parte donde el tercer panelista discrepa (la mala fe no se presume y hay que probarla, folletos publicitarios no acreditan la notoriedad de una marca, el solo hecho de que coincida el Nombre de Dominio en disputa con una marca suya anterior no demuestra mala fe, …) :

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Un panel integrado por tres miembros ha denegado la demanda por el dominio don.net (Caso  D2008-1373). El demandante es Edward Don. Pidió un panel formado por un único miembro pero el demandado Black Bayou, representado por el conocido abogado John Berryhill, exigió un panel compuesto de tres miembros en virtud de la regla 5(b)(iv) de la política que le concede este derecho. 

El demandante suministra todo tipo de equipamiento relacionado con la cocina y la alimentación desde 1921. Utiliza el dominio don.com para su web y dispone de varias marcas registradas con los términos DON y EDWARD DON desde 1935 y dos marcas a nivel federal, la primera de las cuales data de 1987.

El demandado es un domainer, definido por los panelistas en la parte correspondiente a los hechos del caso como "una persona que posee una gran cantidad de dominios y gana dinero vendiéndoselos a compradores interesados y poniendo anuncios en webs a las que apuntan esos dominios". Compró el dominio en Agosto de 2007 por 5.000$ y lo puso en parking. Hay que destacar que ninguno de los ejemplos sumistrados por ambas partes tienen links a la web del demandante.

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Como comenta DomainNameWire, las pequeñas empresas y organismos oficiales a veces cometen el error de no valorar lo importante que puede ser un dominio, descuidando su gestión y no prestando atención al hecho de si son propietarios o arrendadores.

Es el caso del pueblo de Easton (Connecticut, Estados Unidos), que contrató los servicios de Lightning PC Inc para la creación de su web. La empresa de diseño creó la web usando el dominio EastonCT.org, que tenía registrado a su nombre. El 13 de Agosto de 2008 Lightning tiró la web porque el pueblo había dejado de pagarle y le debía ya 1.300$.

El 25 de agosto el pueblo pagó, y la web volvió a estar online. Sin embargo, Easton ya había presentado el 13 de Agosto una demanda en el National Arbitration Forum exigiendo el dominio (Caso Town of Easton Connecticut v. Lightning PC Inc.). Mientras llegaba la decisión, el pueblo decidió registrar en septiembre eastonct.gov y moverse a este nuevo dominio. De hecho se quedaron sin el email entrante del antiguo dominio. Transferir el tráfico y la popularidad a un nuevo dominio es un proceso meticuloso y arduo (Cómo minimizar el impacto del cambio de dominio).

El 12 de Octubre el panelista único del caso, David H. Bernstein, denegó la demanda. Lo primero que dijo es que su trabajo se consistía únicamente en dirimir si se había producido una ciberocupación del dominio o no. Para el resto de controversias, deberían acudir a los tribunales ordinarios de justicia.

David argumentó que el demandante no había demostrado tener derechos de marca sobre EASTON CT, dado que el registro de términos geográficos era contrario a la ley del Estado, que los conceptúa como términos meramente descriptivos.