Domisfera

En los últimos 6 meses, 49 panelistas del NAF denegaron al menos un caso. Howard Neu ha revisado las decisiones de la WIPO para el mismo periodo y ha encontrado que 67 panelistas han denegado al menos una demanda.

Ha elaborado una lista con los panelistas que han denegado al menos 3 casos. El primero denegó 7:

1. Alistair Payne
2. Alan Limbury
3. Tony Willoughby
4. James Barker
5. Frederick Abbott
6. Jonathan Turner
7. Brigitte Joppich
8. John Swinson
9. Diane Cabell
10. Neil Brown

De los restantes 56 panelistas, 14 denegaron al menos dos demandas.

Es curioso señalar que dos de los panelistas que aparecen en esta lista, también figuran en la lista de los panelistas que más casos denegaron del NAF. Son Alan Limbury y Diane Cabell.

No deja de ser curioso el modus operandi que ha tenido hasta la fecha la multinacional austriaca Red Bull en los procedimientos UDRP abiertos por sus abogados para recuperar y cancelar dominios que vulneraban su marca.

Y es que resulta que los abogados de la conocida marca, de los 41 procedimientos que han abierto como demandantes para recuperar 105 dominios, han optado por la cancelación de 73 de ellos al final del mismo, en lugar de por la transmisión como suele ser lo habitual. Por contra, en 29 de los dominios recuperados por UDRP optaron por la transmisión.

El resultado de esto es el evidente e infructuoso trabajo llevado a cabo por los abogados, habida cuenta de que gran parte de los dominios que fueron cancelados y transferidos bajo la petición de Red Bull han sido registrados de nuevo por terceras personas ajenas a la empresa, estando en manos de la multinacional tan solo unos pocos. Habiendo también a su vez unos cuantos libres actualmente.

Este tipo de actuaciones dejan a la luz que grandes compañías a menudo tienen más una lacra dentro de su propia organización que en la Red, donde unos cuantos ciberocupas registran dominios de nulo valor y repercusión para una marca de este tipo. Siendo tal que así los abogados de turno los que parecen buscar y justificar sus importantes honorarios y servicios, dejando de manifiesto su ingente trabajo en forma de pilas y pilas folios que presentan a su cliente al final de cada año, independientemente del resultado final de su labor. Lamentable.

Dominios cancelados por el panelista bajo petición de Red Bull

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En la mayoría de UDRPs desestimadas se suele denegar el caso sin más, pero de cuando en cuando  se suelen denegar con la coletilla WITHOUT PREJUDICE.

Es una norma generalmente aceptada que no se puede presentar la misma demanda dos veces por el mismo dominio a no ser que el nuevo caso exponga hechos notables que no pudieron ser expuestos en la demanda anterior.

Esta fue la decisión adoptada en el caso Umpqua Investments, Inc. v. Private Registrations Aktien Gesellschaft por el dominio strandatkinson.com.

El demandante alegaba tener la marca STRAND ATKINSON sin embargo no presentó pruebas de tenerla registrada en ningún sitio oficialmente. Como evidencias de tener derechos previos al registro del dominio ha presentado papeleo relacionado con el registro de la empresa y una imagen de su web oficial. Insuficiente para demostrar que los términos STRAND ATKINSON han adquirido un significado secundario.

En el caso FA0907001275289 llevado por el mismo panelista (James A. Carmody) se adoptó la misma decisión, esta vez porque el demandante no presentó suficientes evidencias que demostraran mala fe en el uso del dominio por parte del demandado.

El propietario de la marca registrada para 1stQuote.com obtuvo vía WIPO los dominios FirstQuote.net y FirstQuote.org mediante dos demandas.

Sin embargo ha perdido una tercera demanda por el dominio FirstQuote.com (Caso Aspen Holdings, Inc. v. Isaac Goldstein).

El demandante se estableció en 1997, vendiendo sus productos y servicios a través de un grupo de 7.500 agencias de seguros, con unos 100.000 clientes en Estados Unidos. Desde Enero de 2003 utiliza la marca 1STQUOTE, registrada en los Estados Unidos.

El demandado adquirió el dominio en el mercado secundario por $4.074 (24 de Febrero 2010) y lo ha tenido en parking desde entonces. Algunos de los links dirigen a competencia directa del demandante. Alega que las palabras clave "First Quote" son comunes y muy utilizadas en webs de seguros y financieras. Son términos genéricos.

Hay 10 marcas activas en los Estados Unidos para FIRST QUOTE. El dominio fue registrado en 1997, 6 años antes de su marca.

La panelista única Brigitte Joppich dijo que era más probable este hecho que su contrario: que el demandante había adquirido el dominio debido a su significado y no porque una tercera parte hubiera registrado la marca coincidente.

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La empresa tabaquera Swisher International debe andar holgada de capital cuando se dedica a contratar a Paolo A. Strino de la firma de Nueva York Lucas & Mercanti para que le obtenga vía NAF el dominio con 8 guiones how-to-roll-a-blunt-with-a-swisher-sweet.info (Caso Swisher International, Inc. v. Gregory Bong).

La demanda no ha sido muy compleja: El demandante tiene la marca registrada SWISHER SWEETS, el demandado no tiene derechos o intereses legítimos y ha registrado y usado el dominio de mala fe. El demandante no ha contestado nada.

El panelista único John J. Upchurch juzgó que el dominio era confusamente similar a la marca a pesar de los guiones, las palabras añadidas y la s de diferencia con la marca. El dominio contiene las características dominantes de la marca.

El demandante afirmaba que el demandado no es conocido por el nombre del dominio y que no le ha autorizado a usar la marca. Al no haber contestado el demandado, el panelista no ha encontrado evidencias de lo contrario. Por otro lado, estima que el no haber utilizado el dominio no es un uso activo de buena fe ofreciendo servicios o productos según la política UDRP.

El no uso del dominio sirve también al panelista para inferir mala fe, tanto en el registro como en el uso.

Este caso es, ciertamente, un gasto innecesario y poco justificable para Swisher International más aún cuando el dominio no tenía uso y es de muy baja calidad.

El fabricante de pianos Steinway ha perdido la demanda administrativa interpuesta en el NAF por el dominio American-Steinway.com (Caso Steinway, Inc. v. Carey Simon). El demandado es una empresa cuyo negocio son los pianos Steinway de segunda mano. Carey Simon y su socio Robert Friedman se han dedicado durante 35 años a comprar, restaurar y vender este tipo de pianos.

El panel (Charles K. McCotter, Jr., David E. Sorkin y Mark McCormick) determinó que la parte demanda tenía derechos e intereses legítimo en el dominio. Un reseller tiene derecho a usar una marca de modo legítimo, como en este caso porque:

1. Se ofrecen productos y servicios relacionados.
2. Se utiliza la web sólo para ofrecer ese tipo de servicios o productos.
3. La web muestra claramente una desconexión con el propietario de la marca ("World’s Largest Used Steinway Piano Wholesaler”).
4. No se está intentando acaparar todos los dominios relevantes del mercado privando al propietario de la marca reflejarla en un dominio (steinway.com).

El propietario de la marca coincidente con el dominio genérico myschool.com abrió un procedimiento administrativo en el NAF para intentar conseguir el dominio (Caso Joseph L. Carpenter v. Foresight.com and Andy Booth). Opera bajo el dominio myschool411.com.

El anterior propietario había ofrecido el dominio al demandante Joseph L. Carpenter por 25.000$ y después por 15.500$. Ambas ofertas fueron rechazadas. El actual propietario del dominio y demandado, Andy Booth, lo compró por 12.700$.

Se alega que el dominio es utilizado con el único propósito de mostrar links publicitarios y generar ingresos mediante PPC. Consecuentemente el demandado no tendría derechos o intereses legítimos en el dominio. La mala fe vendría dada por el hecho de ser un dominio registrado antes de la marca, el caso omiso a la comunicación C&D y la intención de interferir en el negocio del demandante.

El demandado alega que el dominio está compuesto por términos genéricos que describen los servicios que él ofrece y que no era consciente de la marca del demandante cuando lo compró.

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A & H Sportswear, que tiene dos marcas registradas en los Estados Unidos para "Magic Bra", ha perdido el procedimiento administrativo WIPO que inició para obtener el dominio genérico MagicBra.com (Caso D2010-0476).

El dominio fue registrado por Hu Yanlin de Beijing en 2001 y afirmaba que el nunca fue consciente de las marcas del demandante y que el dominio es de naturaleza descriptiva y no es exclusivo del ámbito de la lencería femenina.

El panelista único, Alistair Payne, aceptó que el dominio era confusamente similar a las marcas del demandante pero que este no había demostrado que el demandado no tuviera derechos o intereses legítimos en el dominio. Sus afirmaciones no estaban apoyadas por ninguna prueba, ni siquiera circunstancial.

Ciertamente en este caso son significativas las alegaciones del demandado, ya que se reducen a decir que tiene dos marcas, que son extremadamente conocidas. Sin embargo el panelista ha concedido peso al hecho de el demandado fuera de China, donde no tiene marcas registradas ni ha demostrado que piensa operar. El hecho de ser un término genérico justifica la inferencia de que el demandadado no conociera las marcas en el momento del registro del dominio.

Hace poco Domisfera publicaba un amplio informe de los panelistas del NAF (National Arbitration Forum). No sólo había ciertos panelistas que habían resuelto un número desproporcionado de casos, sino que además el porcentaje de casos llevados por estos panelistas y fallados a favor del demandante era superior a la media.

Ahora Domain Name Wire utilizando UDRPsearch.com ha realizado un breve análisis de otro proveedor UDRP, la World Intellectual Property Organization (WIPO). Ha contabilizado los casos desde 1999 hasta comienzos de 2010.

Top 10 por número de casos

293: Tony Willoughby (Reino Unido)
238: Frederick M. Abbott (Estados Unidos)
236: M. Scott Donahey (Estados Unidos)
204: Dennis A. Foster (Estados Unidos)
196: Sir Ian Barker (Nueva Zelanda)
196: Richard W. Page (Estados Unidos)
193: Alan L. Limbury (Australia)
160: David H. Bernstein (Estados Unidos)
158: Mark Partridge (Estados Unidos)
157: David Perkins (Reino Unido)

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