Domisfera

El panelista A. Manoff denegó la demanda UDRP de ezTaxReturn.com LLC por el dominio en plural ezTaxReturns.com (Caso FA1208001458833).

Determinó que el demandado tenía derechos legítimos en el dominio y no evaluó el registro y uso de mala fe.

El demandante tiene la marca EZTAXRETURN.COM registrada en los Estados Unidos desde 1999 y tiene varios dominios que la incorporan. En su web presta servicios de asistencia relativos a impuestos federales.
 
El dominio eztaxreturns.com fue registrado en Diciembre de 2001. El demandado es conocido por EZTAXRETURNS.COM y se dedica también a ofrecer servicios relacionados con impuestos federales desde 2001.

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El panelista del NAF John J. Upchurch copió y pegó un párrafo entero de otra decisión UDRP (caso FA1110001412678) en su decisión del caso FA1208001459667:

"El demandante alega que el demandado ha tenido conocimiento de la marca MEDIACOM antes del registro de los dominios…"

"Complainant alleges that Respondent must have had constructive and/or actual notice of Complainant’s rights in the MEDIACOM mark prior to registration of the domain names. While constructive notice is generally regarded as insufficient to support a finding of bad faith, the Panel here concludes that Respondent had actual notice of Complainant’s mark and thus registered the disputed domain names in bad faith under Policy ¶ 4(a)(iii). See BMC Software, Inc. v. Dominic Anschutz, FA 1340892 (Nat. Arb. Forum Oct. 6, 2010) (determining that constructive notice will usually not support a finding of bad faith); see also Yahoo! Inc. v. Butler, FA 744444 (Nat. Arb. Forum Aug. 17, 2006) (finding bad faith where the respondent was "well-aware of the complainant’s YAHOO! mark at the time of registration)."

Y es que, en efecto, Mediacom Communications Corporation era el demandante del caso copiado, donde sí había en disputa varios dominios y no tenía nada que ver con el caso donde se pegó el texto: el demandante era C-Scape Consulting Corporation, sólo había un dominio en disputa y la marca era ICANDY. 

Upchurch (curriculum), aparte de haber sido el juez más joven en la historia de Florida, es uno de los panelistas que más casos ha decidido del NAF, con más de 475.

George Kirikos puso en conocimiento de la ICANN el copy-paste, ya que no es la primera vez que sucede.

En Abril Oxford University Press de Oxford presentó una demanda UDRP por el dominio oxforddictionary.com, 10 años después de su registro (Caso D2012-1473). El dominio estaba en parking.
 
El panelista único, Christopher J. Pibus, ordenó la transferencia del dominio el pasado 5 de Septiembre.

El demandante tiene varias marcas OXFORD registradas en el Reino Unido y Estados Unidos y lleva usando este término a nivel comercial desde 1884, por ejemplo en el Oxford English Dictionary publicado en 1928.

Las ventas de productos con su marca a nivel mundial le han generado entre 1998 y 2008 ingresos por valor de 4.242 millones de libras esterlinas y el demandante se ha gastado 623 millones de libras en promocionar su marca y productos.
 
El demandante tiene 388 dominios que incorporan su marca y opera 150 webs siendo las principales oxforddictionaries.com, oed.com y oxfordlanguagedictionaries.com.
 
El dominio fue registrado en 2002 por J. Briggs de New Wave Holdings (Panama).
 
El panelista concedió el dominio al no ser el demandado conocido por el término Oxford ni tener permiso para usarlo, ser probablemente consciente en el momento del registro de la marca del demandante y utilizar el dominio para obtener una ganancia comercial aprovechándose del la fama y confusion creada con la marca.

LivingSocial Inc presentó una demanda UDRP en el NAF por el dominio livingsocal.com (Caso FA1208001456244).

Argumentaba que tenía la marca LIVINGSOCIAL y que el dominio pretende obtener ganancias de la confusión a través de las web con links de pago a la que apunta el dominio.

El demandado, Chris Jensen, dijo que la web se usaba para describir el estado de las propiedades inmobiliarias del Sur de California (donde vive el registrante), pero de una manera peculiar: www.livingsocal.com va a la web mencionada, livingsocal.com va a la pagina de parking con anuncios. El dominio es genérico porque SoCal es una abreviatura de South California.

El panelista, juez retirado Nelson A. Diaz, denegó la demanda aceptando el argumento del demandado sobre los términos descriptivos living y socal y estimando que no es un typo de la marca del demandante, a pesar de conceder que el dominio es confusamente similar a la marca.

Nelson acepta también que el demandado no tiene control sobre la página con anuncios y no recibe beneficio de ellos, no siendo evidencia de la mala fe en el uso del dominio. Su otra web constituye un uso de buena fe del dominio.

Melbourne IT Digital Brand Services dice en su web que no siempre los procedimientos UDRP son necesarios, ya que se pueden llevar a cabo otro tipo de acciones como contactar con el ISP, solicitar la cesión o cancelación del dominio e incluso la compra del mismo.

No ha sido este el caso de uno de sus clientes, el Royal Bank of Scotland y su National Westminster Bank, que acaban de presentar de una tacada 34 demandas UDRP por 35 dominios. Desde el año 2000 el Royal Bank of Scotland ha utilizado este procedimiento al menos 133 veces para solicitar una gran variedad de dominios. Y el Royal Bank of Scotland 115 veces.

Uno de sus mejores clientes es LEGO, probablemente uno de los que más UDRP presentan, con más de 400 casos.

Otros clientes notables son AB Electrolux y Twitter.

Primero Match.com demandó a la propietario del dominio Macth.com vía NAF (Caso FA1207001451592). Los argumentos fueron sus marcas registradas, que el dominio era typo y tenía links a sus competidores así como a la web del demandante.

El panelista R. Atkinson ordenó el pasado 15 de Agosto la transferencia del dominio ya que consideró que fue registrado y usado de mala fe con intención de obtener ganancias a costa de la marca del demandante y la confusión generada en el consumidor constituyendo una caso de ciberocupación.

La demandada, Liz Eddy, paralizó la transferencia del dominio al demandar a Match.com el 30 de Agosto en los tribunales de Florida (17 páginas).

En dicha demanda afirmaba, entre otras cosas, tener el dominio desde el año 2000. Y alegaba que MATCH es un término genérico del cual hay 1.205 marcas registradas en el USPTO, entre ellas las del demandante que datan de 1997 (USPTO 2.088.545, 3.518.254, 3.518.165, 3.299.484, 3.206.334 y 3.323.423 ). Dicho término es usado por miles de servicios online y offline. El registro y uso de dominios genéricos, geográficos y descrptivos es ampliamente considerado com un uso de buena fe. Extendía esa cualidad de genérico a los dominios typo, como el de este caso.

Después de registrar el dominio, se han hecho esfuerzos demostrables para probar algoritmos que están pendiente de patentes.

Decía también haber recibido un email como spam de los abogados de Match.com informando de la violación de derechos y que ellos mismos pujaron en la publicidad de Google por el término macth para usarlo como prueba de registro y uso de mala fe.

Doug Isenberg es abogado experto en dominios y fundador de GigaLaw. Aparte de haber representado a sus clientes en disputas por dominios durante 16 años es panelista en la WIPO (World Intellectual Property Organization), el NAF (National Arbitration Forum), el CAC (Czech Arbitration Court) y el BCICAC (British Columbia International Commercial Arbitration Centre).

A pesar de que hay varios proveedores de UDRP, el 97% de las demandas presentadas se hacen a través de la WIPO (53%) o el NAF (44%). Doug ha escrito un artículo en el que establece varias diferencias entre estos dos proveedores:

1. Longitud: Las demandas y defensas URDP en el NAF están limitadas a 15 páginas. En la WPIO a 5.000 palabras.
 
2. Tasas: Para una demanda sencilla (De uno a cinco dominios y un solo panelista) el NAF cobra 1.300$. La WIPO 1.500$. Sin embargo el NAF cobra 400$ por envíos adicionales aparejados a la demanda mientras que la WIPO no.

3. Reembolsos: La WIPO ofrece un reembolso de entre 1.000$ y 1.5000$ si la demanda es retirada o se llega a un acuerdo antes de que sea nombrado el panel. El NAF no ofrece reembolsos en estos casos.

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