Domisfera

Jorge Campanillas de Iurismática comentaba el reciente caso DES2014-0023 en el que Tap Network S.L. (Las Palmas) reclamaba a la madrileña INITIUM C.B. el dominio todo-apuestas.es.

La Demandante es titular de la marca mixta REVISTA TODOAPUESTAS, LA PRIMERA REVISTA DE APUESTAS EN CASTELLANO (2007) y de los dominios todoapuestas.org, todoapuestas.net, todoapuestas.co y todoapuestas.mx. todo-apuestas.es fue registrado el 1 de diciembre de 2009.

La demandante alegaba, entere otras cosas, que:

– Su marca era previa al registro del dominio y es utilizada activamente en el sector de las apuestas deportivas a través de los dominios anteriormente citados.

– Entre la marca y el dominio existe similitud hasta el punto de crear confusión por asociación pudiendo llegar a pensarse que dicho nombre de dominio también le pertenece.

– El 20 de febrero de 2014 se remitió un requerimiento a la demandada comunicándole el derecho previo de la demandante, la semejanza entre el dominio en disputa y la marca y requiriéndole para que transfiriera dicho dominio en el plazo de diez días. La demandada se negó a ello alegando que llevaba 5 años utilizando dicho dominio y afirmando que nada tenía que ver con la Web que representaba la demandante.

De esta respuessta la demandante deduce que la demandada debía conocer la titularidad de la marca y que supone un reconocimiento de la inexistencia de derechos o intereses legítimos, pues, de lo contrario, los habría expuesto.

– El dominio ha sido registrado de mala fe con el fin de aprovecharse de la notoriedad de la marca de la demandante y se utiliza de mala fe al captar usuarios indebidamente por crear una confusión con la identidad de la Demandante, lo cual, además, constituye un acto de competencia desleal contrario a la buena fe.

– La notoriedad de la marca viene avalada por el continuo uso de la misma en dicho sector desde la fecha de su solicitud el 1 de junio de 2006. Así, es la cuarta empresa más importante de afiliación de apuestas a nivel hispano y si se realiza una búsqueda en el buscador Google de la expresión "todoapuestas", 50 de los primeros 60 resultados corresponden a la demandante. Es muy relevante el número de seguidores que tiene la demandante en redes sociales como Facebook y Twitter, siendo muy inferior el de seguidores de la demandada.

La demandada alegaba, entre otras cosas, que:

– La única finalidad de la demanda es hacerse con el dominio para poder reducir la competencia en el sector.

– No es cierto que la demandante aparezca por delante de la demandada en Google sino que al teclear las palabras genéricas “todo apuestas” figura después de la demandada.

– La marca de la demandante está constituida por un conjunto de elementos que son los que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la comparación con dominio, lejos de considerar únicamente lo que la demandante denomina elemento dominante. Además la marca se dirige a identificar una revista de apuestas en castellano mientras que la actividad de la demandada es la de explotar una página Web que tiene un sistema de afiliación gracias a los contratos suscritos con las empresas que gestionan las apuestas.

– Las palabras que, según la demandante, identifican su marca son genéricas y se refieren a la generalidad de asuntos relativos al sector de las apuestas, no pudiendo, por tanto, pretenderse un privilegio sobre las mismas ni considerar que se produce confusión con el resto de operadores en ese sector de actividad.

– El registro del dominio concede derechos e intereses legítimos a la demandada al no implicar éste una exclusión de una denominación propia que identifica en el tráfico a un tercero y, además, en este caso, se trata de dos palabras genéricas que no son coincidentes con la marca de la demandante.

– Explota comercialmente el dominio como genérico sin que esto impida a la demandante la presencia en la red.

– La demandante pretende es un secuestro inverso del dominio  viendo el éxito de éste, su posicionamiento o su alcance debido al marketing realizado por la demandada.

La panelista única María Baylos Morales denegó la demanda con estos razonamientos sintetizados:

– Siendo el registro del dominio el 1 de diciembre de 2009, la demandante es titular de un derecho previo. Además, ha de señalarse que el artículo 34 de la Ley española de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, otorga al titular de una marca el derecho a prohibir que terceros, sin autorización, utilicen la misma en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.

– El Experto entiende que en la marca de la demandante el elemento principal es la expresión “todoapuestas”. La comparación ha de centrarse entre el dominio todo-apuestas.es y el término “todoapuestas” de la marca de la demandante. De acuerdo a este Experto, lo único que diferencia estos vocablos es la existencia de un guión en el nombre de dominio en disputa, siendo ambos vocablos prácticamente idénticos y su pronunciación fonética idéntica.

– La demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos en la demandada. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, lo que ha hecho es aportar alegaciones que podrían justificar sus afirmaciones.

El párrafo 2.2 de la Sinopsis de la OMPI 2.0, establece que un demandado puede tener/poseer derechos o intereses legítimos cuando el dominio esté compuesto por términos genéricos o de diccionario, y el mismo se use en relación con ese mismo significado genérico (o descriptivo).

En el presente supuesto, este Experto observa que la actividad de la demandanda se encuentra vinculada a la expresión genérica que conforma el dominio, esto es el mercado de las apuestas, y que la demandada viene explotando dominio de manera continuada durante años en relación con estos dos términos genéricos.

La anterior circunstancia, unida al hecho de que la demandada también mantiene un régimen de afiliados con empresas gestoras de casas de apuestas, incluyendo la empresa Betfair, permiten llegar a la conclusión de que la demandada ha logrado rebatir las alegaciones de la demandante.

– En vista de que la demandante no ha logrado probar la inexistencia de un derecho o interés legítimo de la Demandada, este Experto tampoco considera necesario entrar a debatir el registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe.