Domisfera

La Casa del Libro S.A. (México D.F.) intentó conseguir  vía UDRP (caso DMX2009-0021) los dominios casadellibro.com.mx y casadellibro.mx, pertenecientes a Verónica de la Mora Vela. Esta es la segunda vez que lo intenta, ya que la primera el experto ni entró en harina porque la representante de la demandante no tenía poderes para actuar como tal.

La Casa del Libro es una sociedad mercantil Mexicana constituida en 1972. Tiene la marca registrada CL y Diseño desde 1993 (clases 42 y 16) y opera la web casadelibro.com.mx desde 2005.

La demandada, Verónica, fue contratada en 2001 para registrar en nombre del demandante casadellibro.com.mx y desarrollar en el una tienda virtual de libros. Esta web funcionó hasta finales de 2004 cuando el dominio expiró por falta de renovación, ante lo cual la demandada lo registró por su cuenta y a su nombre. Durante la reapertura pudo conseguir el dominio .mx coincidente casadellibro.mx.

El panelista único, Reynaldo Urtiaga Escobar, desestimó la demanda al no considerar satisfecho que el dominio era idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios sobre la cual tuviera derechos el demandante.

La marca esgrimida por el demandante tiene por objeto la denominación CL y el diseño de una casa representada por las letras estilizadas CL como fachada y un libro abierto a manera de techo. En la parte inferior de la casa aparece la leyenda CASA DEL LIBRO en una tipografía de la mitad del tamaño que la de la denominación CL.

Como los dominios por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el análisis del panelista se centró en los componentes literales de la marca mixta. El elemento nominal del signo distintivo cuyo uso reservó en exclusiva el Promovente está constituido únicamente por la denominación CL. No puede haber confusión entre esta denominación y casadellibro.com.mx o casadellibro.mx, aunque la representación gráfica de la marca incluya las palabras CASA DEL LIBRO ya que lo hace en forma meramente accesoria (Dance Educators of America Inc. vs Víctor Llamas Torja y Belinda Edith Garza Mireles).

Según lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de la Propiedad Industrial de México, los ejemplares del diseño de una marca no deben contener palabras o leyendas que pudiesen engañar o inducir a error al público, por ejemplo al hacerle suponer que la expresión CASA DEL LIBRO constituye el signo distintivo reservado en exclusiva, cuando en realidad dicha frase es objeto de una marca diversa que fue previamente registrada por una persona moral distinta al Demandante en relación con productos y servicios similares.

Prueba de que la denominación CASA DEL LIBRO no está reservada en exclusiva a favor del demandante es que el propio servicio de consulta público y gratuito en línea del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre información de marcas conocido como Marcanet no arroja como resultado la marca CL y Diseño del demandante cuando se realiza una búsqueda multiclase sobre la denominación CASA DEL LIBRO, pero sí los registros 579810 y 588274 de la marca CASA DE LIBRO en clases 41 y 39 respectivamente, a nombre de Espasa Calpe, S.A.

Es más, el demandante presentó en el 2007 dos solicitudes posteriores de marca en clases 16 y 35 para CASA DEL LIBRO. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le citó al demandante los registros marcarios de Espasa Calpe, S.A. como antecedentes que impiden el registro de las marcas solicitadas.

Por tanto sería injustificable extender los derechos de protección de marca a CL y Diseño, ya que sería en perjuicio de Espasa Calpe, que sí los ostenta en México para CASA DEL LIBRO.

Recientemente hubo un caso similar (Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. v. Fernando A. Martínez Flores) donde de denegaron al demandante los dominios babcock.com.mx y babcock.mx porque de no hacerlo se afectarían los derechos exclusivos de terceros que tienen registrada en México la marca BABCOCK & WILCOX.