Google perdió la demanda (Política de Resolución de Disputas del ccTLD .pe) por el dominio youtube.com.pe reclamado a googel (China) en el caso DPE2011-0006.
Google tiene la marca YOUTUBE para la clases 9, 35, 38, 41 y 42 desde 2007 con primer uso comercial en 2005. Es una marca notoriamente conocida tanto en Perú como a nivel internacional. Google presentó un dossier con 27 documentos diferentes que avalan dicha notoriedad.
La experta única Fanny Aguirre Garayar denegó la demanda por considera que el registro del dominio era previo a la marca:
a) Con fecha 29 de mayo del año 2006 se registró el dominio en disputa youtube.com.pe, el mismo que se encuentra vigente a favor del Titular.
b) El 7 de mayo del año 2007 es la fecha del registro más antiguo de la marca YOUTUBE en el Perú obtenido ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. La fecha señalada por la Reclamante, el 14 de diciembre de 2006, como la fecha en que la marca fue solicitada a registro ante el INDECOPI, no puede tomarse en cuenta toda vez, que en el sistema marcario peruano, el registro de la marca es constitutivo de derechos y el derecho de exclusiva nace solo con su registro, no antes, siendo ambas fechas, en todo caso, posteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
c) En base a las consideraciones expuestas en el apartado 6.2 ("el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente"), la fecha de primer uso en el comercio y los registros de la marca YOUTUBE en Estados Unidos de América y en el resto del mundo, así como su condición de ser una marca con un conocimiento extendido en Internet y a nivel mundial, no cumplen con el primer requisito (*) establecido en la Política, por lo cual carece de sentido que la Experta se pronuncie sobre las otras dos circunstancias contenidas en el artículo Ia. de la Política.
(*) Primer requisito:
1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, de manera previa al registro de dominio y sobre la que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
Así las cosas, la Experta considera que los registros de marca obtenidos en el Perú invocados como título habilitante para el inicio de una controversia deben haber sido obtenidos con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, en estricto cumplimiento de la Política y su Reglamento.
Como señala el abogado experto en dominios John Berryhill, el ccTLD de Perú no utiliza la UDRP para los conflictos por dominios sino una variación de la misma que exige el registro previo de la marca, no teniendo en cuenta derechos adquiridos por el uso y notoriedad.
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