Domisfera

Viacom International (que acapara un buen número de dominios genéricos) intentó conseguir sin éxito el dominio jackass.com a través de una WIPO (Caso D2008-1833) a Future Media Architects (la empresa del multimillonario domainer árabe Thunayan Khalid AL-Ghanim).

Si no hubiera sido así, Thunayan no hubiera dudado un segundo en demandar judicialmente a Viacom. Ya lo hizo recientemente con la compañía aérea  Deutsche Lufthansa AG  por lh.com, perdido en virtud de una polémica decisión y recuperado en los tribunales.

Jackass.com fue registrado en 1999 y comprado por Thunayan en 2002. Tanto el demandante como demandado poseen marcas registradas en los Estados Unidos que incluyen la palabra JACKASS.

Viacom posee marcas de la clase 41 (entretenimiento) y 21 y 39 (ropa) desde el año 2000. Además las ha utilizado en su conocido show de televisión y más adelante en dos películas. Posee el dominio jackassworld.com a través del cual vende merchandising, entre otras cosas.

El demandado, que posee más de 100.000 dominios (sic …y más de 120.000), tiene la marca registrada JACKASS en la clase 42 (servicios informáticos) desde 2005.

El demandante afirmaba que probablemente los usuarios de Internet asocian el dominio a los servicios que podrían obtener a través de jackassworld.com, con lo que se está generando confusión. Cuando obtuvo el dominio en 2002, el show de Jackass en televisión iba por su tercera edición y la primera película ya había sido estrenada (la MTV se ve en 160 países y 33 idiomas diferentes). Es altamente probable que el demandado conociera sus marcas JACKASS antes de adquirir el dominio. En el uso de la web también hay mala fe porque hay links a productos que son competencia de los que ofrece jackassworld.com.

Por otro lado, el demandado ha estado involucrado en 5 WIPOs previas donde ha quedado probada su mala fe.

Thunayan se defendió argumentando que el dominio es un genérico. Hay numerosas marcas que incluyen Jackass. La web a la que apunta el dominio es muy diferente de la del demandante. Al principio pensó utilizarla para una web de entrenimiento para adultos e incluso se solicitó en 2003 una marca a tal efecto. Más adelante se cambió de modelo de negocio y se abandonó este proyecto, sustituyéndolo por uno relacionado con servicios informáticos, para el cual se registró la marca JACKASS en 2005.

El USPTO examina rigurosamente todas las solicitudes que recibe. Al otorgar la marca concluyó que esta no era confusamente similar a ninguna previa. Esto confiere una presunción de validez.

El uso actual del dominio muestra publicidad, pero es un uso legítimo. El uso que se le ha dado el dominio es consitente con la marca registrada. Por otro lado, Thunayan vive en Kuwait donde la serie o películas de Jackass nunca han sido emitidas.

El panelista único John Swinson denegó la demanda en base a estos argumentos principales:

Se acepta que el demandante no puede tener el monopolio sobre un término genérico, como lo es Jackass.

En sí mismo el registro de una marca no es una evidencia concluyente a la hora de establecer intereses o derechos legítimos en el dominio. Por ejemplo, una marca registrada después de tener noticia de un procedimiento administrativo no sería suficiente para demostrar derechos o intereses legítimos en el dominio (Interactive Security, Inc. v. Express Post Ltd)

En este caso es necesario analizar si el demandado ha hecho uso de buena fe del dominio antes de recibir ninguna demanda. La intención de usar el dominio para una futura web relacionada con burros no es convincente para el panel. Más aún cuando la declaración adjunta firmada por Thunayan no lo menciona.

Sin embargo el demandado tiene derecho a registrar y usar palabras o frases de uso común para atraer tráfico, incluso aunque los dominios sean confusamente similares a marcas registradas por el demandantes (National Trust for Historic Preservation v. Barry Preston, Private Media Group, Inc., Cinecraft Ltd. v. DHL Virtual Networks Inc., T. Rowe Price Associates, Inc. v. J A Rich).

Cuando se registra un dominio con términos genéricos la buena fe deriva del hecho de que se haga pensando que el valor del dominio deriva de sus cualidades descriptivas. Un uso consistente con esta buena fe en el registro puede demostrar derechos o intereses legítimos en el dominio (Mobile Communication Service Inc. v. WebReg).

Pero el dominio ha debido ser registrado pensando que es un término descriptivo y no pensando que su valor puede derivar de su coincidencia con una marca registrada (Media General Communications, Inc. v. Rarenames, WebReg,  HSBC Finance Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager, Balglow Finance S.A., Fortuna Comércio e Franquias Ltda. v. Name Administration Inc.).

Muchos dominios tienen significados primarios genéricos y secundarios de marcas registradas. Cuando los liks de una página de parking en este tipo de dominios están basados en el valor de las marcas registradas, la tendencia en las decisiones UDRP es considera que constituyen un caso de uso abusivo.

A pesar de que el contenido de esas páginas pueda ser generado automáticamente, el registrante es el responsable último del contenido de la web, independientemente de cómo sea generado este (Grisoft, s.r.o. v. Original Web Ventures Inc.).

En este caso la web tenía links relacionados con viajes, préstamos, seguros y también links a las webs del demandante. La cuestión es si ha usado el dominio para sacar provecho de la fama del demandante o no.

Antes de considerar los detalles, se menciona el siguiente párrafo de J. Crew International, Inc. v. crew.com correspondiente a la opinión particular de un panelista:

“el hecho de que CREW sea una palabra genérica condiciona cualquier análisis en el que intervengan marcas registradas. La opinión mayoritaria es que cualquier marca registrada por un demandante significa que el demandado debería tener automáticamente un conocimiento constructivo de la misma. Esto es incorrecto en sí mismo y particularmente inapropiado en el caso de términos genéricos.
Adicionalmente, numerosos tribunales han sentenciado que un propietario de marcas registradas no tiene por definición derechos automáticos sobre todos los dominios que incorporen o sean iguales a esas marcas.

En especial cuando la palabra es genérica o de uso común. Por ejemplo, en el caso Cello Holdings, LLC v. Lawrence-Dahl Companies, 2000 U.S. Dist. LEXIS 3936 (S.D. N.Y. 2000), se denegó la moción para celebrar un juicio porque el tribunal consideró que el demandante no podía probar mala fe en el registro debido a la naturaleza de la palabra Cello, un instrumento musical.

No hay ninguna clase de derecho divino que otorgue a un propietario de una marca registrada exclusividad en su uso sobre otras marcas registradas. Una marca registrada no prohibe el uso de una palabra o palabras más allá de proteger al propietario contra la venta de productos que sean como el suyo. En resumen, el demandante no tiene todos derechos sobre la palabra CREW en virtud de suss marcas registradas."

La evidencia suministrada por el demandante se corresponde con la impresión de un hilo de un foro (DNForum 17-noviembre-2002) donde interviene Thunayan Khalid Al-Ghanim diciendo: "NO hago marketing del dominio, pero me llegan ofertas todos los días. ¿Por cuánto venderías JackAss.com si fuera tuyo?. Tiene un tráfico mensual mínimo de entre 300k y 600k.”. En el resto del hilo otros se dedican a discutir sobre el show de televisión y la primera película del demandante, ironizando que el dominio podría ser usado tanto por demócratas como por republicanos.

El panel no puede concluir que fuera consciente de la marca antes de esa fecha pero sí después. Por otro lado el demandado no confirma cuando adquirió el dominio, pero no desmiente tampoco la fecha sugerida por el demandante 18-Noviembre-2002 o antes.

La declaración de Thunayan no trata directamente el tema: "Cuando FMA adquirió jackass.com, no tenía el show de la MTV en la cabeza. No recuerdo haber visto nunca el show de televisión JackAss". No dice que no fuera consciente del show cuando adquirió el dominio.

Basándose en las pruebas aportadas, el panelista infiere:

1. El demandado era consciente del show de televisión del demandante en el momento del registro.

2. El demandado tienen como negocio la compra de grandes cantidades de dominios, particularmente dominios genéricos.

3. El demandado cree que el los dominios genéricos tienen un valor intrínseco.

4. Hay poca evidencia que soporte que el demandado adquirió el dominio para aprovecharse de la reputación demandante. Pero también parece que el demandado no ha hecho mucho para evitar que la web muestre links relacionados con la competencia del demadante.

5. El demandado utiliza el dominio para una página de parking con un motor de búsqueda poco desarrollado. La web tienen poca relación con el significado genérico de JackAss. Parece que el demandado no se ha preocupado mucho de cómo una tercera parte genera los links de esa web.

La evidencia sugiere que el dominio fue adquirido por su valor descriptivo, pero ha sido usado de una manera que no está claramente relacionado con ese valor descriptivo, pero tampoco está claramente relacionado con las marcas del demandante.

En ciertas circunstancias, estos hechos no serían suficientes para demostrar un uso de buena fe, sin embargo el demandado cuenta en su favor con el hecho de que su marca registrada cubre motores de búsqueda. Bajo estas circuntancias, el demandado podría demostrar que ha preparativos demostrables para un motor de búsqueda bajo la marca Jackass. Esto es suficiente para inclinar la balanza a favor del demandado.

(Actualización 5-Marzo-2009) Elliot J. Silver se hacía eco del lanzamiento por parte de Thunayan de JackAss.com y Jogging.com