Domisfera

Un panel integrado por tres miembros ha denegado la demanda por el dominio don.net (Caso  D2008-1373). El demandante es Edward Don. Pidió un panel formado por un único miembro pero el demandado Black Bayou, representado por el conocido abogado John Berryhill, exigió un panel compuesto de tres miembros en virtud de la regla 5(b)(iv) de la política que le concede este derecho. 

El demandante suministra todo tipo de equipamiento relacionado con la cocina y la alimentación desde 1921. Utiliza el dominio don.com para su web y dispone de varias marcas registradas con los términos DON y EDWARD DON desde 1935 y dos marcas a nivel federal, la primera de las cuales data de 1987.

El demandado es un domainer, definido por los panelistas en la parte correspondiente a los hechos del caso como "una persona que posee una gran cantidad de dominios y gana dinero vendiéndoselos a compradores interesados y poniendo anuncios en webs a las que apuntan esos dominios". Compró el dominio en Agosto de 2007 por 5.000$ y lo puso en parking. Hay que destacar que ninguno de los ejemplos sumistrados por ambas partes tienen links a la web del demandante.

Los argumentos principales del demandante son que no ha autorizado al demandado a usar sus marcas registradas y que el poner el dominio en parking demuestra mala fe en el registro y uso del dominio.

El demandado alega que Don es un diminutivo de Donald y en castellano tiene otros significados, siendo una palabra genérica. El demandado suele registrar este tipo de dominios genéricos y ponerlos en páginas de parking, lo cual no implica mala fe. En este caso hay multiples links a webs que no tienen nada que ver con la actividad del demandante. 

Los panelistas argumentaron que comprar y vender dominios o ponerlos en parking no es una actividad ilegítima en sí misma. El demandante puede tener interés legítimo en el dominio siempre que no haya sido registrado de mala fe.

El procedimiento habitual para establecer mala fe en el registro es demostrar que hubo conocimiento previo de la marca en cuestión e intención de beneficiarse de notoriedad la misma. Estos asuntos suelen demostrarse por inferencia, sin embargo debe haber pruebas en las que el panel se pueda apoyar para esas inferencias.

En este caso el demandante no ha presentado pruebas de la notoriedad o renombre de su marca en los Estados Unidos (país del demandado) ni a nivel internacional. Nada demuestra que la palabra de uso común Don sea asociada de forma exclusiva o primaria con los productos o servicios ofrecidos por el demandante. Esto y el innegable hecho de que Don sea un nombre común en inglés y una palabra de uso común en otros idiomas demuestran que no hubo mala fe por parte del demandado.