Domisfera

El club de fútbol griego Panathinaikos demandó vía WIPO a Internet Pennsylvania Inc por el dominio pao.com(Panathinaikos Athlitikos Omilos – Football Société Anonyme , Green Team S.A. vs Internet Pennsylvania Inc).

Este es uno de los casos recientes más interesantes por los siguientes elementos contenidos en el:

1) El dominio primero redirigía a una web y luego se puso en parking y en venta.
2) El usar un dominio sólo para servicios de email es un uso comercial legítimo.
3) El panelista deduce que es confusamente similar a "P.A.O. P.A.E" basándose en el criterio de panelistas de WIPOs previas ganadas por el demandante (pao.eu, paofc.eu) aunque no tenga muy claros sus razonamientos.
4) El hecho de ganar una WIPO por un dominio en una extensión te otorga el mismo dominio en otra. Cada caso puede ser un mundo.
5) El uso de un dominio acrónimo no representa necesariamente desviación de tráfico ya que puede tener varias asociaciones.
6) Artículos de Internet, revistas y periódicos pueden demostrar la notoriedad de una entidad conocida por un acrónimo pero sin marca registrada en ese acrónimo.
7) El demandante presenta pruebas adicionales un día antes de que tome la decisión.
8) El panelista halla indicios de Secuestro Inverso de dominios.

PAO es el acrónimo por el cual es conocido el Panathinaikos. La UEFA lo referencia así en sus páginas oficiales. También dispone de la marca registrada en 1995 “1908 PANATHINAIKOS A.O. P.A.E." y del dominio pao.gr.

El demandado registró el dominio pao.com en 1994 y también registró paonline.com, dominio que queda fuera del procedimiento WIPO.

El Panathinaikos alega que PAO es una abreviatura de su nombre oficial, confusamente similar a su marca registrada. El dominio pao.com desvía tráfico que debería ir a su web Oficial. También adjunta la traducción al inglés de otras disputas originalmente en griego en las que le fue transferido el dominio como pao.eu y paofc.eu.

Dice que el demandado no es conocido por el dominio y que en una rápida visita a su web se hace evidente que está especializado en registrar dominios para ponerlos en parking y/ venderlos. La mala fe se deduce del registro masivo de dominios sin tener en cuenta otro tipo de consideraciones, dado que este equipo de fútbol es mundialmente conocido como PAO.

El demandado alega que según la gaceta del Gobierno griego el nombre distintivo del club es "P.A.O. P.A.E." y no  "P.A.O.". Pennsylvania Online Ltd opera bajo los nombres “PA Online” y “Pennsylvania Online”. En 1999 fueron registrados en estado de Pennsylvania. pao.com empezó siendo redirigido a la web de Pennsylvania Online (como demuestra archive.org) y fue usado además para dotar a sus clientes de cuentas de correo en webmail.pao.com. Pao.com se puso en parking para cubrir su tasa de registro y que los clientes pudieran seguir usando esas cuentas de correo. Por lo tanto, se ha dado un uso comercial legítimo al dominio.

Por otra parte las marcas del demandado no son conocidas en los Estados Unidos donde el fútbol no es un deporte popular. Además en el momento de registro del dominio el demandado no tenía marcas registradas internacionalmente o en Estados Unidos. Este es un claro caso de Secuestro Inverso de dominios.

El demandante alegó a última hora, justo un día antes de la decisión del experto, que había encontrado por casualidad pao.com a la venta en Sedo.

El panelista único James A. Barker denegó la demanda del Panathinaikos en base a los siguientes argumentos:

1) Antes de nada, desestima la información de que el dominio estaba a la venta en Sedo. Es algo que se podría haber presentado al principio, momento en cual el demandado podría hacer alegaciones y además el demandante no extrae ninguna conclusión de la evidencia presentada.

2) El demandado no ha demostrado que tenga derechos sobre PAO como marca registrada. En este contexto, el demandante debe demostrar de manera suficiente que es notoriamente conocido por esta marca. En el caso  National Football League Players Association, Inc. vs. Cayman Trademark Trust d/b/a Trademark el panel dedujo este hecho de los artículos de Internet, revistas y periódicos aportados donde de manera uniforme se referían a la National Football League Players con el acrónimo NFLPA.

En este caso no es evidente en sí mismo ni el demandante explica el que los usuarios de Internet busquen al Panathinaikos como PAO, más aún cuando es conocido por varios nombres y un acrónimo de tres letras se puede corresponder con otras asociaciones.

Las marcas "PANATHINAIKOS 1908" y "1908 PANATHINAIKOS A.O. P.A.E." no son confusamente similares a PAO. El demandante demuestra tener derechos bajo la ley griega sobre "P.A.O. P.A.E.". En cuanto a determinar si son confusamente similares al dominio, el demandante aporta los casos anteriores pao.eu y paofc.eu en los que así fue considerado. Por los extractos traducidos de los casos suministrados por el demandante, este panelista no ha conseguido saber el razonamiento, sin embargo por el apartado 4.1 de WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, que dice que "es desable que las decisiones de un panel sean consistentes con decisiones previas ante hechos similares", este panelista considera probado que el dominio es confusamente similar a "P.A.O. P.A.E.".

3) El demandado ha presentado evidencias de un uso comercial legítimo del dominio entre 1998 y 2006 en conexión con los servicios y productos ofrecidos por Pennsylvania Online y ahora continúa usando el dominio para ofrecer servicios de email. El panelista encuentra que mucho antes de tener noticias de esta demanda, el demandado demostró un interés legítimo en el mismo.

4) No hay evidencia de que el demandante tenga derechos de marca registrada sobre PAO. No hay tampoco ninguna evidencia o buena razón para explicar que el demandado, afincado en los Estados Unidos, debería haber conocido los derechos del demandante sobre la marca PAO PAE cuando registró el dominio. El demandante no ha presentado nada que sirva de soporte a una inferencia en sentido contrario.

Además el uso de mala fe no se da porque Internet Pennsylvania Inc tiene un legítimo interés comercial en mantener el dominio en liza.

El panelista termina analizando el tema del secuestro inverso de dominios (Reverse Domain Name Hijacking). En el caso de que la intención del demandante fuera secuestrar el dominio o acosar al propietario del dominio, debería figurar en la decisión final que la demanda fue presentada de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo. No hay establecidas sanciones si se diera el caso. Lo más que puede suceder es que si un panelista deduce esto, probablemente falle en contra del demandado.

En este caso, como se ha denegado la demanda, el panelista dice que no va a ir más allá. Sin embargo hace una última e interesante reflexión:

Dado el argumento del demandante "y que en una rápida visita a su web se hace evidente que está especializado en registrar dominios para ponerlos en parking y/ venderlos" se deduce que el demandante no ha llevado a cabo una detallada investigación antes de presentar la demanda. Si hubiera investigado más a fondo se hubiera dado cuenta de la falta de base de su caso. Hay una pequeña evidencia de que el demandante ha iniciado este proceso con el conocimiento de que su demanda no estaba bien fundamentada.