Domisfera

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, representada por Herrero & Asociados demandaba a Viajes Navarra, S.L., representada por Ignacio Subiza Abogados, por el dominio claveviajes.com (Caso No. D2008-1035).

El panel compuestos por tres expertos adjudicó el dominio al demandante, sin embargo hubo una opinión discrepante por parte de un experto que ocupa en extensión la mitad del texto de la WIPO.

La Caja de Ahorros de Navarra tiene la marca registrada CLAVE VIAJES, que ha cedido a su filial Clave Viajes S.A. Viajes Navarra es propietaria de los dominios viajesnavarra.es y viajesnavarra.com a los que tiene redirigido el dominio en liza. Las actividades de ambas son coicidentes: la intermediación en la contratación de servicios turísticos.

Los argumentos del demandante son clásicos: la Agencia de viajes le pertenece, tiene las marcas e interés legítimo en el dominio coincidente. La demandadada es conocida por Viajes Navarra, no por Clave Viajes y, dedicándose al mismo sector se beneficia de una fama y prestigio ajenas.

Viajes Navarra se defiende alegando que el dominio registrado es genérico. La demandante no es dueña de la Agencia de Viajes. ¿Tendría otro socio de la misma el derecho a reivindicar el uso exclusivo de la denominación social de una particiapada?. Por otro lado, las webs a la que redirige el dominio son muy diferentes de las de la entidad financiera demandante.

El panel argumentó que la demandante ha demostrado ser titular de la marca registrada. La demandada no ha demostrado ser conocida por el nombre del dominio, ni está autorizada a usar la marca. Siendo las dos empresas del mismo sector y ubicadas en la misma región, al redirigir el dominio a su web de viajes, está atrayendo potenciales consumidores de la demandante. Hay un riesgo evidente de confusión.

El registro de la marca es previo al registro del dominio. Estando ambas empresas en la misma zona y dedicándose al mismo sector es razonable pensar que la demandada conocía dicha marca en el momento del registro y no teniendo derechos o intereses legítimos en el mismo es un registro de mala fe. Dicho registro impide además que la demandante refleje sus marcas en el dominio y desvía tráfico. Hay mala fe también en el uso.

Esta fue la decisión de Manuel Moreno-Torres y Luis de Larramendi, no así de José Carlos Erdozain, que a través de su opinión Particular discrepó de la decisión. Dicha opinión es un texto tan claro, lúcido y coherente que merece la pena leerlo, y a tal efecto Domisfera reproduce íntegra la parte donde el tercer panelista discrepa (la mala fe no se presume y hay que probarla, folletos publicitarios no acreditan la notoriedad de una marca, el solo hecho de que coincida el Nombre de Dominio en disputa con una marca suya anterior no demuestra mala fe, …) :

"Donde realmente discrepo del parecer de mis compañeros Expertos es en la concurrencia del tercero de los requisitos, es decir, en lo que se refiere a la concurrencia (o no) de mala fe en el momento del registro y el uso actual del Nombre de Dominio en disputa.

Mis distinguidos colegas Expertos vienen a basar la existencia de este requisito en el hecho de que la Demandada, dada su condición de agencia de viajes, y a la vista del sector comercial concreto en que opera, en concurrencia, pues, con el servicio prestado por la Demandante, “razonablemente tendría que haber tenido noticia” de la existencia de la marca CLAVE VIAJES, y que, por tanto, ésta se asociaba a la imagen corporativa de la Demandante.

El motivo de la discrepancia parte del hecho de que, a juicio de este Experto, la Demandante no ha acreditado haber realizado un “uso efectivo” de la marca CLAVE VIAJES hasta el punto de que la Demandada necesariamente, razonablemente, debía haber tenido conocimiento de la misma. Es decir, a mi juicio, falta el engarce necesario para poder considerar que la Demandada, en el momento del registro del Nombre de Dominio en disputa y, en cierta medida, también actualmente (o al menos hasta que recibió el burofax de requerimiento de la Demandante), conocía efectivamente la marca de la Demandante y que, al registrar el Nombre de Dominio en disputa, y usarlo, entra en alguna de las circunstancias a las que se refiere el parágrafo 4(b) de la Política. Y todo ello arranca, repito, de una falta de acreditación del uso efectivo, extensivo, de la marca del Demandante.

Antes de justificar mi conclusión, creo oportuno asumir las siguientes premisas.

Para empezar, entiendo que el concepto de mala fe del que parte la Política debe entenderse desde un punto de vista subjetivo, a saber: como conocimiento de la existencia de la marca preexistente y volición de registrar el Nombre de Dominio en disputa y usarlo con intención de causar un daño al legítimo titular de la marca del Demandante. Es decir, la mala fe de la que habla la Política consiste en un conocimiento más un comportamiento.

Luego, basado en la interpretación de las causas que aparecen en el parágrafo 4(b) de la Política, debe entenderse que se requiere prueba acerca de esa intención de causar un daño efectivo, que se manifiesta mediante el registro y uso del Nombre de Dominio en disputa coincidente con una marca previa (conocimiento) y para cuya identificación la Política Uniforme ofrece algunas pautas (comportamiento), sin querer ofrecer una relación exhaustiva.

Asimismo, y como complemento de lo anterior, también la jurisprudencia española y su legislación, parten de que el concepto de mala fe aplicado al uso de marca, debe ser entendido de forma subjetiva, como un conocimiento. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2000 señala que la mala fe es la “actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas”, y que la mala fe es el “conocimiento de la titularidad ajena de una marca y el registro a sabiendas de ello” (Sentencia de 22 de noviembre de 2001).

Igualmente, la doctrina más autorizada en la materia afirma que “la mala fe presupone el conocimiento del derecho de un tercero, pero exige, además, que objetivamente se considere que el registro es censurable desde la perspectiva del Ordenamiento jurídico”.

Así pues, y aplicando las normas de Derecho común, es claro e incontrovertible que la mala fe no se presume y su concurrencia exige la prueba correspondiente (también Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1993 y de 8 de junio de 1994, entre otras muchas).

Si analizamos las pruebas documentales aportadas por la Demandante, observamos que de ellas no se permite seguir que i) la Demandante haya hecho un uso tal de la marca CLAVE VIAJES que permita considerar a esta marca como notoria (cfr. página 9 de la Demanda), y que, por tanto, era conocida en el momento del registro del Nombre de Dominio en disputa por la Demandada (criterio del conocimiento); y ii) que ésta ha incurrido en alguna de las circunstancias a las que se refiere el párrafo 4(b) de la Política (criterio del comportamiento). Veámoslo.

Para empezar, las pruebas aportadas por la Demandante y mediante las cuales pretende probar que la marca CLAVE VIAJES era notoria en el momento de registro del Nombre de Dominio, y posteriormente, consisten en folletos publicitarios de entre los años 1998 hasta prácticamente nuestros días. ¿Acredita el sólo hecho de la presentación de estos documentos la notoriedad de una marca, lo que permitiría presumir que la Demandada conocía de la misma en el momento del registro? A juicio de este Experto, no: sería sin duda un elemento necesario en la prueba, pero no suficiente. Como reiteradamente se ha señalado en decisiones bajo la Política , la notoriedad de una marca, o su renombre, debe probarse y no meramente anunciarse, pues, si no, estaríamos ante una mera declaración de parte (cfr. Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, Caso OMPI No. D2000-0016; Banco Atlántico, S.A. v. Infomax 2020, S.L., Caso OMPI No. D2000-0795; y Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto, Caso OMPI No. D2000-0896, entre otras).

Baso mi razonamiento, asimismo, en el criterio jurisprudencial establecido, entre otras en las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de marzo de 2003 (caso Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV); de 22 de junio de 1999 (caso Lloyd); y 29 de septiembre de 1998 (Caso Canon), entre otras, sin querer ser exhaustivo; o, ya en nuestro ámbito, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 15ª) de 30 de mayo de 2008, también entre otras.

Lo que se puede deducir de esos pronunciamientos jurisdiccionales, que entiendo resultan plenamente aplicables al caso analizado, es que el requerimiento de “uso” o “uso efectivo” de la marca exige que no se trate de un uso simbólico, sino que debe tratarse de un uso real, acorde con la función social de la marca, y para cuya consideración el intérprete habrá de ponderar todos los elementos que permitan adverar la realidad de la explotación comercial.

En este sentido, se admite por la jurisprudencia referenciada como tales la prueba acerca de la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración de uso de esta marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (esto último extracto de la Sentencia del TJCE en el asunto Canon).

Estas circunstancias, de concurrir, permitirían adverar que el público o sector profesional interesado (si de notoriedad estamos hablando) conoce efectivamente la existencia de la marca.

En este orden de cosas, la prueba aportada por la Demandante, y a la que antes me he referido, es escasa para que este Experto pueda apreciar que se da la circunstancia de que el Demandado “estaba en condiciones razonables de conocer” la existencia de las marcas opuestas, y para que, por tanto, pueda el Experto apreciar ese “engarce” jurídico necesario y suficiente para entender que no sólo la Demandada conocía de la marca de la Demandante, sino que, además, procedió a registrar y usar el Nombre de Dominio en disputa con intención de competir deslealmente con el titular de la marca.

Y es que, en efecto, aquella prueba se limita a unos folletos publicitarios; pero no acredita la parte datos esenciales para entender cubierto aquel requisito como, por ejemplo, datos de facturación; datos de número de viajeros a los que se ha prestado un servicio; número de oficinas abiertas al público; publicidad contratada en periódicos de gran difusión regional o nacional; declaraciones de Cámaras de Comercio o asociaciones especializadas que afirmen el carácter conocido o notorio de la marca en el sector profesional de referencia, etc.

Es decir, parece como si la Demandante diera por sentada la mala fe de la Demandada por el solo hecho de que coincida el Nombre de Dominio en disputa con una marca suya anterior, y ese modo de razonar, si es que se fuera cierto, es incorrecto en términos de la Política, como viene a demostrar el elenco de circunstancias a las que se refiere el parágrafo 4(b) de la misma.

Como se ha indicado anteriormente, la mala fe no se presume, y hay que probarla, y en el cumplimiento de esa carga procesal, a juicio de este Experto, la Demandante ha fallado.

Yendo a lo concreto, y escrutando los supuestos previstos en la Política, de la prueba aportada por la Demandante no veo que la Demandada: i) haya registrado el Nombre de Dominio en disputa “fundamentalmente” con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo al Demandante: esto ni se discute; ii) haya registrado el Nombre de Dominio con el fin de impedir que el Demandante refleje su marca a través de aquél: de hecho, la Demandante registró el Nombre de Dominio <claveviajes.es> poco después que lo hiciera la Demandada, en 2001 y desde entonces hasta 2007 han convivido, en apariencia pacíficamente, sin que la Demandante se haya visto impedido de acceder a Internet; iii) haya registrado y esté usando el Nombre de Dominio con un ánimo de querer perturbar la actividad comercial de un competidos: precisamente por lo anterior, si durante seis años han venido conviviendo pacíficamente ambos nombres de dominio, <claveviajes.es> y <claveviajes.com >, poca perturbación podría apreciarse; y, finalmente, iv) tampoco parece que el registro y uso del Nombre de Dominio en disputa haya buscado para atraer usuarios de Internet, con ánimo de lucro, al sitio web agregado bajo el Nombre de Dominio en disputa: siendo el Demandado una empresa asentada en el sector de las agencias de viaje, afiliada a organizaciones internacionales y de la que no cabe predicar o presumir una actividad fraudulenta, no parece razonable estimar que esa ha sido la finalidad del registro y uso del nombre de dominio (cfr. Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto, Caso OMPI No. D2000-0896).

Lo anterior no quita, y quiero dejarlo claro, para que la solución al conflicto que se ha planteado no tenga una solución más acorde a Derecho, ya en el ámbito de la propia Ley de Marcas y, concretamente, de su artículo 34.3.e) en conexión con el apartado segundo del mismo precepto.

Porque en ese ámbito legal, ya poco importa que haya habido (o no) motivaciones subjetivas del presunto infractor del derecho de marca opuesto; poco importa que un demandante pruebe que la contraparte ha llevado a cabo un comportamiento conocidamente infractor, o no. Lo que importa realmente es la prueba acerca de la existencia de una marca anterior, de la existencia del nombre de dominio coincidente, y, consecuentemente, que se dé el ejercicio del derecho de marca, que confiere a su titular el poder de impedir que cualquier tercero utilice como identificador de Internet un Nombre de Dominio que coincida con su marca registrada. Cambia, por tanto, el enfoque: el análisis es ya eminentemente objetivo, no basado en apreciación de mala fe (subjetiva). Pero aquel análisis objetivo escapa a la estructura subjetiva sobre la que se asienta la Política Uniforme, que, a estos efectos, se ocupa de casos mucho más limitados en su base fáctica de lo que ocurre con el que ha venido a nuestras manos.

Por tanto, a juicio de este Experto, lo correcto hubiera sido desestimar la Demanda por falta de prueba acerca de la mala fe de la Demandada en el registro y uso del Nombre de Dominio (de corte subjetivo), sin perjuicio del derecho que asistiría al Demandante de iniciar acciones judiciales sobre la base (objetiva) del art. 34 de la Ley de Marcas española (véase a tal efecto, la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de fecha 2 de julio de 2007).